“椰子”商标怼上“椰子鞋” ——谈商标侵权案件中商标显著性和正当使用的认定

文 | 蔡伟  福建省高级人民法院

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新闻背景

一说起“椰子鞋”，相信消费者，特别是年轻一代的消费者几乎无人不晓。这是一款近年来在全球大热的鞋子产品，因为外观特别、穿着舒适而倍受青睐，其每一次推出新品所引发的热度都堪称现象级。“椰子鞋“是国际知名运动品牌Adidas联手美国著名说唱歌手Kanye West（中文名侃爷）推出的一款休闲运动鞋。实际上，所谓的“椰子鞋”和椰子并无任何关联，这只是该款鞋子英文品牌“yeezy”的中文音译。因为椰子鞋火了，自然有一些鞋类厂家和销售商都想蹭热度，从中分一杯羹。于是各类电商平台上出售所谓椰子鞋的网店一下冒出了不少，纠纷由此产生。消费者听说因椰子鞋引起的商标侵权纠纷，第一反应是Adidas和侃爷来维权了，事实上并非如此。对“椰子”商标享有权利并进行诉讼维权的实际上另有其人。

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基本案情

原告福州市马尾区大掌柜贸易有限公司（下称大掌柜公司）系第384939 号文字商标“椰子”的权利人，该商标于1991年3月30日核准注册，核定使用在第25类“鞋”商品中。

被告莆田市佰良信息技术有限公司（下称佰良公司）从事鞋袜等产品的生产与销售，其申请注册的“Dliziz 丁丽姿”商标于2012年5月7日核准注册，核定使用的商品类别为第25 类“服装、鞋、袜”等。

在经营过程中，佰良公司开设了名为“丁丽姿运动户外旗舰店”的网店，并上线了“Dliziz 正品椰子款休闲跑步鞋”等多款产品。大掌柜公司认为，“椰子”为其合法注册的商标，佰良公司未经授权在同类产品上使用“椰子鞋”等字样的行为，会使相关公众误认为与大掌柜公司被许可使用的 “椰子”商标存在关联关系，容易误导消费，涉嫌构成商标侵权。据此，大掌柜公司将佰良公司起诉至福建省莆田市中级人民法院（下称莆田中院），要求被告承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

莆田中院一审经审理认为，公众通过各种网络搜索“椰子鞋”，搜索结果基本上是Adidas和侃爷联名发布的yeezy 运动鞋以及类似样式的流行鞋子，大掌柜公司也认可市场上把yeezy 音译为椰子，认可椰子是一款鞋型，可见椰子代表的是一种新潮、文化现象，椰子鞋是对一类鞋的款式的描述；佰良公司在其销售的鞋子的标题上使用文字“椰子”，只是对所售鞋子款式的描述，并非商标性使用，其标题中的“Dliziz 丁丽姿”才是商标性使用，用于识别所售鞋子的来源。而且佰良公司没有在商品标题中突出使用文字“椰子”，不会使相关公众误认文字“椰子”与大掌柜公司享有普通许可使用权的商标“椰子”存在关联关系。因此，佰良公司未侵犯大掌柜公司就“椰子”享有的注册商标专用权，判决驳回原告的全部诉讼请求。大掌柜公司不服一审判决，向福建省高级人民法院（下称福建高院）提起上诉。

大掌柜公司上诉称

首先，虽然“椰子”具有一种文化背景，但没有任何证据能够证明一审判决认定的“椰子鞋是对一类鞋的款式的描述”的事实。其次，一审法院认为，在百度上搜索椰子鞋，并未导向原告生产、销售的商品，就人为削减原告作为第25类“椰子”注册商标专有权人的权利范围，违背商标法基本规定，是否拥有商标专用权不是以搜索结果为依据，而是以商标局对商标的核准注册为依据等。

佰良公司辩称

首先，椰子款鞋或椰子鞋是一种通用的鞋款名称，为类似Adidas旗下yeezy品牌的一个鞋款的通称，这从百度百科就可以查询到。其次，佰良公司在商品详情的商品属性里面明确填写了公司的品牌为，并在最重要与必要的地方明确标识了品牌属性，产品广告标题使用“椰子”仅起到宣传用途。

福建高院结合在案证据，认定佰良公司在推广其生产的“Dliziz丁丽姿”品牌运动鞋时使用“正品椰子款”等字样的行为没有侵犯大掌柜公司对其享有的第384939 号“椰子”注册商标专用权，再次明确了椰子代表的是一种新潮、文化现象，椰子鞋是对一类鞋的款式的描述，佰良公司在其销售的鞋子的标题上使用文字“椰子”，只是对所售鞋子款式的描述，并非商标性使用，没有侵犯大掌柜公司对“椰子”注册商标专用权的侵犯。遂驳回了大掌柜公司的上诉，维持了一审判决。

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评析

相信不少人在看到上述法院的判决时都会有一个疑惑，就是原告大掌柜公司系“椰子”文字商标的合法权利人，该商标核准使用的商品类别为鞋子，而且早在1991年就已经注册。而被告在推广其生产的鞋子产品时，使用“正品椰子款”等字样，在文字标识上与原告商标相同，为何却被法院认定不构成商标侵权。这里就需要讨论两个问题，一是商标的显著性、知名度和保护强度的关系，二是被诉侵权行为是否构成商标性使用。

关于第一个问题，商标的首要功能是区分商品或服务来源，也就是使消费者通过商标将相同或类似商品或服务的提供者区分开来。商标的这一功能被称为识别功能。不具有识别功能的标志是不能被称为商标的，更不能被注册为商标，从而得到商标法的保护。《商标法》第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。那么，实践中，如何判断一个标志具有显著性呢？

一般认为，如果相关公众一看到商品或服务上使用的一个标志，马上就能意识到该标志是用于指示商品或服务提供者，从而区分商品或服务来源的，则可以认为该标志具有显著性。标志的显著性关键取决于标志与相关商品或服务之间的关系，即一个标志与它所指代的商品或服务之间联系越密切，则显著性越弱。反之，则显著性越强。依照该标准，可将商标的显著性分为固有显著性和获得显著性。

所谓固有显著性，是指某些标志在用于特定商品或服务时，从一开始就具有显著性。如暗示性标志、任意性标志、臆造性标志都具有比较强的固有显著性。

所谓获得显著性，则是指某些标志本身缺乏固有显著性，只是通用标志或者描述性标志，但经过权利人长期使用和广告宣传之后，消费者已经逐渐意识到它们是在指示特定商品或服务的出处，而不仅是在对商品或服务进行描述。通用标志或者描述性标志在经过长期使用，获得“第二含义”之后 ，就具有指示特定商品或服务出处的功能。

这样，先天没有“固有显著性”的通用标志、描述性标志就在后天获得了显著性，能够被注册为商标了。但实践中还有一种情况需要注意，就是商标注册时具有一定的显著性，但在后续的使用过程中，由于权利人没有进行持续的宣传推广，他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似标识时也没有进行及时的维权，从而导致该商标的显著性不断减弱、淡化甚至最终沦为某种通用名称或者某种描述性词汇。

本案中，“椰子”这一词汇本身虽然指代一种水果，并非臆造词，但作为商标最初注册在鞋类商品上时应当还是有一定的固有显著性和识别性的。而从案件来看，原告并没有提供相关证据证明其在该商标注册后进行了持续使用、宣传和推广，无法证明“椰子”商标的知名度。另外，在市场上开始出现“椰子鞋”产品时，也没有证据证明原告在第一时间进行了积极的维权。从证据和查明的事实来看，本案一、二审法院均认为，至本案诉讼发生时，虽无证据证明“椰子鞋”已经成为一种法定或是约定俗成的的通用名称，但“椰子鞋”实际上已经成为一种新潮文化现象的代表，从消费者的角度来看，会认为“椰子鞋”只是指代某一类鞋的款式。这使得“椰子”商标在涉案核准鞋类商品上作为商标的显著性程度大大减弱，其发挥商品来源功能的效果明显低于其第一含义的指代作用。基于此，原告的“椰子”文字商标在保护的强度上自然就被弱化。

关于第二个问题，认定商标侵权的一个重要前提就是被告的使用行为必须构成商标性使用，这是必不可少的一个独立要件。而在相关案件中，被告会以其对相关标识的使用属于描述性使用而非商标性使用为由进行不侵权抗辩。《中华人民共和国商标法》第五十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第22条也规定：“妥善认定商标侵权抗辩，维护正当经营者的合法权益。商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件，被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的，可以依法认定为正当使用”。

“描述性使用”，又称叙述性使用或说明性使用，是指行为人在描述其商品或者服务时对与他人商标相同或相似文字进行的合理使用。描述性合理使用包括对自己名称或地址的使用、商品通用名称以及自己商品或服务特性的描述等。相对于普通商标而言，由于含有描述性成分的商标缺乏先天显著性，在发挥识别特定商品来源和商品提供者的效果上明显低于其第一含义的指代使用。如果禁止他人的正当性使用，显然是将一种公共资源演变为一种垄断性资源，这对于其他经营者是不公平的，对于正常的市场竞争也是有害的。对于描述性使用的构成要件，最高人民法院的司法解释没有专门性的规定。一般认为，构成描述性使用的基本要件有：非商标性使用、主观善意。

如江苏省高级人民法院出台的《侵犯商标权纠纷案件审理指南》中规定：“商标合理使用条件包括：被告的使用行为不构成商标意义上的使用；被告使用与他人注册商标相同或近似的文字并非出于不正当竞争的目的，主观上不是想故意引起混淆，而是善意、正当且合理的使用”。北京市高级人民法院出台的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中规定：“构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：使用出于善意；不是作为自己商品的商标使用；使用只是为了说明或者描述自己的商品”。

从本案来看，被告在其销售的鞋子的标题上使用文字“椰子”，只是对所售鞋子款式的描述，并没有发挥区分商品来源的商标性作用，并非商标性使用；其标题中的“Dliziz 丁丽姿”才是商标性使用，用于识别所售鞋子的来源。而且被告没有在商品标题中突出使用文字“椰子”，其并无故意误导公众的主观意图，不会使相关公众误认文字“椰子”与原告享有普通许可使用权的商标“椰子”存在关联关系，客观上也不会导致消费者混淆和误认。实际上，消费者在选购鞋子商品时看到“椰子鞋”文字更可能想到的是某种特定鞋款，而非商品的提供者，且其使用与被告的“Dliziz 丁丽姿”商标结合使用，能够使得用户清晰地认识到商品来源于对“Dliziz 丁丽姿”商标拥有权利的主体，“椰子鞋”本身并没有发挥区分商品来源的商标性作用。

不过需要注意的是，即便某一件商标中含有描述性元素，在其获得注册后非经法定程序撤销或被无效前，其相关合法权益也应受到保护。并不意味着他人就可以随便使用，他人需本着善意、合理和描述性的出发点使用，尽量与注册商标划清界限，否则还会有侵权风险。笔者认为本案还有一个重要的启示就是给所有的商标权人提了一个醒，就是商标的价值应当是在实际使用中才能得到体现和提升。商标的知名度和显著性只有通过持续的使用宣传推广才能不断增强，也才能和商标权人提供的商品或服务来源之间建立起稳定的联系。对于商标中的元素特别是文字内容有可能被通用化或者成为核准商品上的描述性词汇的趋势，商标权人一定要在一开始引起注意，对于其他经营者的不当的使用行为要积极维权，从而确保自己的商标在显著性上不被弱化。对商标权人来说，积极使用和依法维权双管齐下，才能达到呵护和培塑自身品牌的目的。

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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